１２月１０日に、西城区弁護士協会の業界指導委員会は、２０２１年西城弁護士事件コミュニケーションセミナーを開催し、北京傑爍法律事務所を含む複数の法律事務所が今回のセミナーに参加して、各法律事務所が処理した典型的な事件を共有して、事件処理における難点と代理の考え方を検討した。

セミナーでは、北京傑爍法律事務所の孫志梅弁護士が、同事務所が代理した典型的な事例、深セン理邦精密儀器股份有限公司が広州ウォンドフォバイオテクノロジー株式会社、楊斌、頼遠強、王継華に対して起こした特許出願権の所有権紛争についてのシリーズの訴訟を共有した。傑爍は理邦会社（原告）の代理人を務め、このシリーズの４件の特許出願権の所有権紛争の２つの裁判で勝訴した。この事件は『中国最高人民法院知的財産裁判所の判断要点（２０２０年）』に選定された。

事例紹介

本件の特許出願は、理邦儀器ベッドの横の高速試験機器であるｉ１５血液ガス生化学分析装置の中核技術に関するものであり、ウォンド社は、理邦儀器の従業員を採用することで、この中核技術と密接に関連する特許を出願した。この事件の争点の焦点は、本件の発明が理邦儀器の元従業員の職務発明であるかどうか、出願権が理邦儀器に帰属するべきかどうか、という点である。

両当事者は、この事件の争点の焦点をめぐって、それぞれの見解を表明した。被告ウォンド社とその代理人は、次のように考える。本件の発明者は、理邦儀器の元従業員であるが、ウォンド社も多くの物的・技術的資源を投資していたため、関連発明は少なくとも理邦儀器とウォンド社が共有すべきである。従業員が退職後１年以内になされた同じ技術分野又は隣接する技術分野内におけるすべての発明が元の会社に属すると盲目的に考えると、実際の発明者の科学研究に対する熱意に深刻な打撃を与え、この目的のために物的及び技術的資源を投資した新会社にも明らかに不公平である。したがって、新会社による独自の研究開発とその研究開発貢献の可能性を直接否定してはいけない。

しかし、発明者の元の雇用主である理邦儀器とその代理人は、次のように考える。専利法第６条及び実施規則第１２条の意味と立法精神に従って、本件の発明は理邦儀器が独占的に所有すべきである。職務発明の所有権の判断は、新会社が物的及び技術的条件に投資したかどうかとは関係なく、主に以下の２つの点によって決められる。１つは時間基準（従業員が元の会社から退職後１年以内）であり、もう１つは関連性基準であり、つまり、発明の内容が元の会社での従業員自身の仕事又は割り当てられた業務に関連するかどうかである。関連性が判断できる場合、発明者が退職後に新会社で新たな研究開発活動を行ったかどうかを問う必要はない。

理邦儀器の代理人が指摘した関連性基準の根拠は、退職した従業員と新会社が元の会社の研究開発成果を意図的に占有しようとすれば、元の会社のアイデアを頭の中に入れておき、新会社で全く異なるチームを構成して異なる研究開発プロセスを再現して、異なる発明者が署名すればよく、これにより専利法及びその細則が架空されてないものと同じになり、これは、元の会社の合法的な権利と利益を保護するのに不利であり、さらに、研究開発費の投資、人材育成に懸念があり、技術の進歩を妨げる。

結局、一審、二審とも理邦儀器に勝訴の判決が下された。第一審の広州知識産権裁判所は、本件に係る特許発明の特許出願権は理邦儀器に帰属するという判決を下し、ウォンド社は判決発効日から２０日以内に関連変更手続きを行わなければならないという判決を下した。第二審の中国最高人民法院の知的財産裁判所は、ウォンド社の上告を棄却し、特許権出願権が理邦儀器に帰属するという一審の原判決を支持した。

最高裁判所は、次のように考えた。理邦儀器から退職してウォンド社に入社した２人の従業員は、本件の発明の実質的特徴に創造的な貢献をしており、本件の発明の発明者であり、専利法実施細則第１２条第１項の規定に応じて、本件の発明は、本件に関わる従業員が退職後１年以内になされたものであり、且つこの２人が理邦儀器で務めた職務に関連するものであり、これは、本件の発明が職務発明であると確認する状況と一致する。したがって、本件の発明は、本件に関わる従業員が理邦儀器で行った職務発明であり、特許出願権は理邦儀器に帰属するべきであり、発明出願権をウォンド社が所有するか、又は理邦儀器と共有するべきであるというウォンド社の控訴は、法的根拠がなく、支持できない。

事例分析

本件の中核問題は、職務発明の特許出願権の帰属問題である。つまり、退職した従業員が新会社の物的及び技術的条件を利用して退職後１年以内に元の部門での仕事又は業務に関連する発明を完成させた場合、発明特許権を新会社と元の会社が共有するべきであるか、又は完全に新会社に属するべきであるか？中国最高人民法院は、次の４つの明確な条件を示した。

１．発明をなされた発明者が権利を主張した元の会社の従業員であるかどうか。

２．従業員が発明の実質的な特徴について創造的な貢献をしたかどうか。

３．退職後１年以内にその発明がなされたかどうか。

４．発明の内容が元の会社での従業員自身の仕事又は割り当てられた業務に関連するかどうか。

上記４つの条件を満たしていれば元の会社に属し、新会社が物的・技術的条件を投資したかどうかは関係ない。

まとめ

退職した従業員の職務発明に関する特許権の帰属に関する本件の４つの要素は、今後の同様の紛争訴訟に明確な参照基準を提供する。ハイテク企業の間では、退職した従業員に起因する発明の帰属紛争が頻繁に発生している。企業にとって、技術研究に莫大な物的や技術的条件を投資することは容易ではないため、退職予定の技術系従業員の管理を含め、コア技術の保護を強化し、退職予定の技術系従業員と事前に競争禁止、機密保持などを契約し、従業員の雇用、退職記録、主な仕事及び業務内容を保管し、同時に、退職した従業員が競合他社の発明者になったかどうかの発見などを含め、競合他社の発明出願の動向にタイムリーな注意を払うことを推奨し、民事訴訟の方式で権利を保護する必要がある場合、上記のすべてが所有権を証明する重要な証拠となる可能性がある。