12月10日，西城区律协业指委举办了2021年度西城律师案件研讨交流会，包括北京杰烁律师事务所在内的多家律所参加了这次研讨会，分享各律所承办的经典案例，探讨办案中的难点和代理思路。

会上，北京杰烁律师事务所孙志梅律师为大家分享了本所代理的经典案例——深圳市理邦精密仪器股份有限公司诉广州万孚生物技术股份有限公司、杨斌、赖远强、王继华专利申请权权属纠纷系列案。杰烁代理原告理邦公司，在该系列4件专利申请权权属纠纷案的两审中均获得胜诉。该案入选了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2020）》。

案例简介

该案专利申请涉及理邦仪器床旁快速检验设备i15血气生化分析仪的核心技术，万孚生物通过招揽理邦仪器员工的方式，申请了与该核心技术密切相关的专利。该案的争议焦点为：涉案发明创造是否为理邦仪器前员工的职务发明，申请权是否应归属理邦仪器所有？

围绕案件争议焦点，双方发表了各自的观点。被告万孚公司及代理人认为：本案发明人虽然是理邦公司的前员工，但万孚也投入了大量的物质技术条件，因此相关发明应当至少由理邦、万孚共享。如果一味认为员工在离职一年内作出的相同或相邻技术领域内的所有发明创造都属于原单位所有，这将对实际发明人进行科学研发的积极性造成严重打击，也对为此投入物质技术条件的新单位明显不公。因此不能直接否定新单位自主研发的可能性及新单位的研发贡献。

但发明人的原单位理邦公司及代理人认为：根据专利法第6条以及实施细则第12条的含义和立法精神，涉案发明应当由理邦公司独享。判断职务发明归属与新单位是否投入物质技术条件无关，而主要应当看两点：一个是时间标准（员工从原单位离职1年以内），另一个是相关性标准，即发明创造的内容是否与员工在原单位承担的本职工作或者分配的任务有关。在能够确定相关性的情况下，无需再过问发明人离职后是否在新单位也进行了新的研究开发活动。

理邦公司代理人指出的相关性标准，其背后的原理在于，如果离职员工和新单位蓄意占有其在原单位的研发成果的话，其完全可以将在原单位的创意藏在脑海里，然后在新单位组织完全不同的团队再现一个完美的研发过程，署上不同的发明人，从而架空专利法及其细则的规定，令其形同虚设，不利于保护原单位的合法权益，进而在投入研发成本、培养人才上有所顾忌，阻碍技术进步。

最终，一审和二审法院的判决都支持了理邦公司。一审广州知识产权法院判决：涉案专利发明创造的专利申请权归属理邦公司所有，万孚公司于判决生效之日起二十日内办理相关变更手续。二审最高人民法院知识产权法庭判决：驳回万孚公司上诉，维持一审原判，即专利权申请权归属于理邦公司。

最高院认为：自理邦仪器离职并入职万孚生物的两员工对涉案发明创造的实质性特点作出了创造性贡献，属于涉案发明创造的发明人，根据专利法实施细则第十二条第一款的规定，涉案发明创造在涉案员工从理邦仪器离职后一年内做出，且与该两人在理邦仪器承担的本职工作有关，符合确认涉案发明创造为职务发明创造的情形。因此，涉案发明创造是涉案员工在理邦仪器的职务发明，申请专利的权利应属于理邦仪器，万孚生物上诉主张涉案发明创造申请权应当归万孚生物所有，或与理邦仪器共有，于法无据，不予支持。

案例评析

本案核心问题为职务发明的专利权申请权归属问题。即：当一个离职员工在离职1年内又利用新公司物质技术条件完成了与其在原单位本职工作或任务相关的工作的发明创造，这个发明专利权应当由新旧单位共享，还是完全归属于原单位？最高院给出了以下明确的四个条件：

1. 作出发明创造的发明人是否曾是主张权利的原单位员工；

2. 该员工对发明创造的实质性特点是否作出了创造性贡献；

3. 发明创造是否是员工离职后一年内作出的；

4. 发明创造的内容是否与该员工在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关。

如果符合上述四个条件则归属于原单位，至于新单位是否付出物质技术条件在所不问。

案例总结

本案关于离职员工职务发明之专利权归属问题的四个要件，为今后相似纠纷案件提供了明确的参照标准。离职员工引发的发明权权属纠纷案件多发于高新技术企业之间。对于企业来说，付出巨大物质技术条件来研究技术并非易事，建议企业增强对于核心技术的保护，包括对即将离职的技术员工的管理，与这类员工提前协商好竞业禁止、保密等相关约定，保留好该员工的任职、离职记录、主职工作及工作任务内容，同时及时关注竞争对手申请发明的动向，包括及时察觉离职员工是否成为该公司的发明人等，若万一需要通过民事诉讼的方式维权，上述均可成为证明权属的重要证据。